Combinaison de couleurs : Red Bull voit ses marques annulées

Le TUE confirme l’annulation par l’EUIPO de deux marques de l’Union européenne constituées d’une combinaison de couleurs.

Les marques objets du litige

En 2003 puis en 2005, la société Red Bull GmbH dépose une marque de l’Union européenne constituée d’une combinaison de deux couleurs. Ces deux marques sont enregistrées respectivement en 2005 et 2011, pour des boissons énergétiques en classe 32 de la Classification internationale de Nice.

La combinaison des deux couleurs figurant au dépôt de chacune de ces marques est la suivante :

Cette combinaison de couleurs est accompagnée, du code de chacune des couleurs ainsi que de la description suivante (1) :

• pour la première marque : «la proportion des couleurs est d’environ 50% – 50%» ;
• pour la seconde marque : «les deux couleurs seront appliquées dans proportions égales et juxtaposées».

La procédure

En septembre 2011, la société polonaise Optimum Mark sp. z.o.o dépose auprès de l’EUIPO une première demande d’annulation totale de la première marque, puis en septembre 2013 une seconde demande d’annulation totale de la seconde marque, aux motifs que (i) les combinaisons de couleurs enregistrées ne satisfont pas aux exigences de représentation (graphique) du signe, telles que précisées par la jurisprudence en interprétation de l’article 4 du règlement n°207/2009 (2) (remplacé aujourd’hui par l’article 4 du règlement n°2017/1001 (3)) et que (ii) les descriptions fournies par Red Bull autoriseraient de nombreuses combinaisons possibles des proportions d’ «environ 50%-50%» (1ere marque) ou n’indiqueraient pas le type d’agencement selon lequel les couleurs devaient être appliquées sur les produits dans la mesure où le terme «juxtaposées» pouvait être compris comme « placées côte à côte» ou «traitées conjointement pour créer un effet de contraste» (2e marque), ce qui les rendaient incomplètes, imprécises et impropres à permettre aux consommateurs de réitérer, «avec certitude», une expérience d’achat.

La division d’annulation de l’EUIPO, puis la chambre de recours de l’EUIPO ont favorablement accueilli les demandes de la société polonaise Optimum Mark sp. z.o.o et ont déclaré nulles les deux marques de l’Union européenne contestées.

Devant le TUE, la société Red Bull n’est pas parvenue à convaincre les juges de la validité de ses marques de l’Union européenne qui sont définitivement invalidées.

L’importance de la représentation des combinaisons de couleurs

La décision du TUE porte sur l’interprétation de l’article 4 du règlement n°207/2009 applicable dans la présente affaire (2). Selon cet article, le signe d’une marque doit être représenté de manière graphique et selon la jurisprudence constante rendue en interprétation de cet article, la représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective et comporter un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante (4).

Aujourd’hui, et depuis le 1er octobre 2017, l’exigence de représentation graphique est supprimée de l’article 4 du règlement n°2017/1001 (3). En revanche, ce nouvel article 4 précise que le signe doit être «représenté dans le registre des marques de l’Union européenne (ci-après dénommé « registre ») d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires», formule qui synthétise la jurisprudence rendue sous l’empire des anciens règlements 40/94 puis 207/2009.

S’appuyant sur l’arrêt Heidelberger Bauchemie qui a été le premier arrêt de la CJUE à se prononcer sur les conditions de représentation graphique d’une combinaison de couleurs déposée à titre de marque (5), le TUE rappelle ici qu’ «afin de déterminer de manière exacte l’objet de la protection conférée par une marque de l’Union européenne consistant en une combinaison de couleurs en tant que telles, ces dernières doivent être représentées selon un agencement ou un schéma spécifique, associant les couleurs de manière prédéterminée et constante, et ce afin d’empêcher de nombreuses combinaisons différentes de celles qui ne permettraient pas au consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière».

Le TUE souligne que cette condition est «conforme, premièrement, à la nécessité que la marque puisse remplir sa fonction d’indication d’origine en étant perceptible et reconnaissable par les consommateurs lorsqu’elle est apposée sur les produits, compte tenu du fait que les couleurs sont normalement une simple propriété des choses et sont utilisées généralement pour leur pouvoir attractif ou décoratif, sans véhiculer une signification quelconque, deuxièmement, à l’exigence de sécurité juridique, en ce sens qu’elle permet aux autorités compétentes ainsi qu’aux opérations économiques de connaître avec clarté et, précision la nature des signes constitutifs d’une marque et les droits des tiers, et troisièmement, à l’exigence d’éviter de restreindre indûment la disponibilité des couleurs dans les pratiques commerciales, en créant des monopoles en faveur d’une seule entreprise».

Au regard de ces principes, le TUE a considéré que la représentation graphique des combinaisons de couleurs déposées dans la présente affaire était «une simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs (.) désignées de manière abstraite et sans contour, autorisant plusieurs combinaisons différentes des deux couleurs» qui ne présentait donc pas les caractères de précision et de constance requises par l’article 4 du règlement 207/2009 (devenu l’article 4 du règlement 2017/1001).

Le TUE a en outre observé que les représentations des marques figurant sur les dépôts de marques présentaient des différences non négligeables avec l’usage réel de la combinaison de couleurs sur les produits de la requérante, «la juxtaposition de deux bandes verticales, l’une de couleur bleue à gauche et l’autre de couleur argent à droit, n’étant aucunement reproduite sur les produits de la requérante».

La nécessité d’une description de la combinaison de couleurs

Le TUE a également examiné les descriptions qui accompagnaient les représentations graphiques des combinaisons de couleurs et considéré qu’elles «n’apportaient pas de précision supplémentaire concernant l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante et interdisant plusieurs combinaisons différentes de ces couleurs».

A cet égard, le TUE observe que si la description d’un signe n’est pas une obligation lors du dépôt d’une marque, en revanche, dans certains cas, elle peut être nécessaire, rappelant sur ce point l’arrêt Libertel (6). Tel est le cas «lorsque l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante ne ressort pas de la représentation graphique et que cette dernière ne permet donc pas de définir clairement l’objet de la protection».

Le TUE précise également que lorsqu’une description est présente dans une demande d’enregistrement de marque, elle «doit être examinée conjointement avec la représentation» de la marque, elle fait partie intégrante de la représentation de la marque.

Mais, en l’espèce le TUE estime que la description fournie pour chacune des marques est imprécise et ne permet pas de définir un agencement des couleurs prédéterminé et constant «non seulement en raison des proportions différentes entre ces couleurs, mais également en raison de la position différente dans l’espace de ces couleurs présentes dans les mêmes proportions».

Le TUE relève en particulier que le terme de «juxtaposition» retenu par la déposante dans l’une des descriptions de ses marques, ne constitue pas un agencement systématique des couleurs dans la mesure où la juxtaposition des couleurs peut «prendre différentes formes donnant lieu à des images ou à des schémas différents, tous respectant des «proportions d’environ 50% – 50 %» ou d’ «égales proportions» ». En outre, «l’indication des proportions dans la description des marques contestées ajoute uniquement l’information selon laquelle l’occupation de l’espace par les deux couleurs, quelle que soit la forme sous laquelle la juxtaposition se présente, sera telle que chaque couleur en occupera la moitié».

Le TUE ajoute qu’ «il aurait été nécessaire, en l’espèce, de fournir une description expresse de l’agencement systématique associant les couleurs de manière constante et prédéterminée».

La nature intrinsèque particulière des marques constituées de combinaison de couleurs

Cette motivation est à mettre en perspective avec la nature particulière des marques constituées de combinaisons de couleurs, par opposition aux marques plus classiques que sont les mots ou combinaisons des mots.

En effet, le TUE insiste sur le fait que les marques de couleurs qui «ont une capacité intrinsèque limitée (.) à véhiculer une quelconque signification précise et donc à indiquer l’origine commerciale d’un produit ou d’un service». Par conséquent, il est important que «l’objet de la protection conférée par la marque en cause soit défini avec un degré de précision approprié. Les marques de couleur en tant que telle se différencient ainsi d’autres types de marques qui sont, par nature, plus précises et davantage susceptibles de véhiculer une signification. Partant, compte tenu de la nature et des caractéristiques intrinsèques des marques de couleur en tant que telle, l’exigence que l’objet de la protection conférée par de telles marques soit défini avec un degré de précision approprié ne saurait constituer une violation du principe d’égalité».

Ce degré de précision suppose donc pour le juge de l’Union européenne que le signe de la marque qui est composé d’une combinaison de couleurs soit décrit car «les marques de couleur en tant que telle ne sont limitées ni dans l’espace, ni par la forme, contrairement aux marques tridimensionnelles, ni par les contours, à l’inverse des marques figuratives, et elles s’extériorisent de manière visuelle et non pas par des caractères, comme les marques sonores ou verbales. Dans une combinaison de couleurs, le seul emplacement dans l’espace sans contours possible est la juxtaposition selon différents agencements. Les seules précisions qui peuvent être apportées sont ainsi les nuances spécifiques des couleurs concernées et les proportions dans lesquelles elles se présentent les unes des autres. Une telle représentation a pour conséquence un objet de protection conféré par la marque trop vaste, qui se concilie mal avec l’impératif de disponibilité des couleurs et qui doit, par conséquent, être précisé, dès le dépôt de la demande d’enregistrement, en ce qui concerne l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante».

Conclusion

L’arrêt du TUE s’inscrit dans la jurisprudence constante en matière d’appréciation de la représentation d’un signe déposé à titre de marque, initié par l’arrêt Sieckmann (4) et rappelle l’attention toute particulière qui doit être apportée à la représentation des signes déposés à titre de marque et notamment ceux qualifiés de signes non traditionnels. Cette décision est à rapprocher de la Communication commune sur les représentations des nouveaux types de marques publiée le 1er décembre 2017 (7).

Il convient de retenir de cet arrêt qu’une combinaison de couleurs peut être valablement enregistré à titre de marque uniquement si le déposant fournit, lors du dépôt,

1. les codes couleurs selon un code international reconnu et,
2. une description permettant d’identifier le seul agencement associant les couleurs de manière prédéterminée et constante.

A cet égard, la décision contient un indice intéressant. En effet, elle relève que la chambre des recours de l’EUIPO aurait statué différemment si la société Red Bull avait décrit, comme elle l’a fait dans son argumentation en défense, de façon expresse que «la représentation graphique de la marque demandée (…) montrait les couleurs bleue à gauche et argent à droite et que celles-ci étaient juxtaposées, à savoir divisées par une ligne centrale verticale dans des proportions égales».

A cet égard, les déposants peuvent également s’inspirer de la marque de l’Union européenne de couleurs n°017694076 qui a été enregistrée par l’EUIPO récemment.

Cette marque qui a été déposée avec le code de chacune des couleurs, ainsi que la description suivante «La marque se compose de cinq rayures alignées à l’horizontale en bleu « CMYK 91, 53, 0, 0 » (similaire à « HKS 39 » ou « Pantone 660 »), blanc « CMYK 0, 0, 0, 0 », rouge « CMYK 0, 90, 86, 0 » (« HKS 22 » ou « Pantone Red 032 »), blanc « CMYK 0, 0, 0, 0 », gris « CMYK 0, 0, 0, 50 ». La rayure bleue et la rayure grise sont séparées chacune de la rayure rouge par une rayure blanche d’une épaisseur de 0,3 fois leur épaisseur. Les rayures présentent un rapport de largeur entre elles (bleu/rouge/gris) de 1,0 ŕ 0,1 ŕ 1,0.» a été acceptée par l’EUIPO (8).

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Propriété industrielle Marques et noms de domaine

(1) TUE 30-11-2017 Aff. T-101/15 et T-102/15, Red Bull – Marques/EUIPO
(2) Règlement (CE) n°207/2009 du 26-2-2009 sur la marque communautaire (abrogé).
(3) Règlement (UE) n°2017/1001 du 14-6-2017 sur la marque de l’Union européenne (JOUE L 154 du 16.6.2017, p. 1–99)
(4) CJUE 12-12-2002, Aff. C-273/00, Sieckmann
(5) CJUE 24-6-2004, Aff. C-49/02, Heidelberger Bauchemie
(6) CJUE 6-5-2003, Aff. C-104/01, Libertel
(7) Communication commune sur les représentations des nouveaux types de marques du 01-12-2017, 10 p.
(8) Extrait des bases de données de l’EUIPO : marque UE n°017694076.