L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008

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L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques

L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 adoptée en application de l’article 134 loi n°2008-77 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a notamment modifié sensiblement le régime applicable aux marques. Les évolutions les plus notables concernent le régime de la marque de renommée, la procédure d’opposition et les formalités d’inscriptions au registre national des marques.

Les dispositions modifiées de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la protection élargie de la marque de renommée intègrent partiellement l’évolution jurisprudentielle communautaire adoptée par la Cour de cassation. Il est dorénavant inscrit dans la loi que la protection d’une marque de renommée s’applique non seulement en cas de reproduction, mais également en cas d’imitation de la marque de renommée. En revanche, la modification de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne reflète pas la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes selon laquelle le régime plus favorable de la marque de renommée s’exerce en cas de reproduction ou d’imitation d’une marque de renommée non seulement pour des produits et services non similaires à ceux visés par la marque de renommée, mais encore pour désigner des produit et/ou des services identiques. Il est rappelé que le régime d’une marque de renommée est plus favorable dans la mesure où « il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » , le risque de confusion n’ayant pas à être justifié.

Par ailleurs, les modalités de suspension de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque française sont modifiées. Jusqu’à présent, les parties demeuraient libres de définir la durée de la suspension et/ou des suspensions successives, sans toutefois que la durée totale de suspension puisse excéder six mois. Désormais la suspension de la procédure d’opposition est nécessairement demandée pour une période de trois mois renouvelable une fois (nouvel article L712-4 c) du Code de la propriété intellectuelle).

Enfin, l’obligation, aux fins d’opposabilité aux tiers, de procéder aux inscriptions des transmissions et des modifications des droits attachés à une marque s’appliquent désormais aux marques enregistrées, mais également aux marques déposées. Cette obligation est néanmoins tempérée par deux nouvelles dispositions issues de la loi du 4 août 2008, selon lesquelles :

  • « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (article L714-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » (article L714-7 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle).

    Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008

    (Mise en ligne Janvier 2009)

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