Marques et noms de domaine
Contrefaçon
Contrefaçon par imitation : quels critères ?
Le 13 décembre 2007, le tribunal de première instance des communautés européenne (TPICE) est venu rappeler et préciser les critères d’appréciation du risque de confusion entre une marque semi-figurative antérieure et une marque verbale postérieure, l’élément verbal commun se caractérisant par son faible caractère distinctif. Le débat principal a porté sur la comparaison entre les signes, les produits en cause étant identiquement visés par les marques en conflit. Pour décider que la marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM imitait la marque française antérieure semi-figurative LES PAGES JAUNES, le TPICE a suivi un raisonnement en plusieurs étapes.
Il rappelle tout d’abord le principe constant selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion, portant sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Il fait notamment référence à la jurisprudence Matratzen et affirme que « peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe » et « que tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». Par ailleurs, il considère que compte tenu de la taille des caractères et de sa dimension, l’expression « pages jaunes » constitue l’élément dominant de la marque antérieure et celui que « le public pertinent garde en mémoire » et que le faible caractère distinctif de l’expression « pages jaunes » n’empêche pas nécessairement celle-ci d’être l’élément dominant. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, il examine les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et apprécie globalement le risque de confusion.
L’intérêt principal de l’arrêt porte sur l’analyse du TPICE relative à la prise en compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal « PAGES JAUNES ». A cet égard, le TPICE précise que « si le caractère distinctif de la marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion » (CJCE Canon C-39/97), « il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation » et que dès lors le risque de confusion peut être caractérisé même si l’élément commun entre les marques n’a qu’un caractère distinctif faible.
Le TPICE souligne que dans le cadre de la comparaison entre les signes, la réflexion doit être axée sur le risque de confusion. Il rejette l’argument selon lequel compte tenu de son caractère distinctif faible, la marque antérieure ne saurait bénéficier par sa nature même que d’une protection réduite, consistant uniquement dans l’interdiction de sa reproduction servile. Selon le TPICE, admettre cette thèse aurait pour « effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure, n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète par celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause ». « Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement n°40/94 ».
TPICE 13 décembre 2007 sociétés XENTRAL et PAGES JAUNES SA
(Mise en ligne Décembre 2007)