L’usage d’une enseigne et d’un nom commercial est susceptible de contrefaire une marque antérieure identique ou
similaire.
C’est en ce sens que le Tribunal de grande instance de Nanterre, le 12 novembre 2015, s’est prononcé dans une affaire opposant la marque française antérieure SO MAN enregistrée pour des articles d’habillement à l’enseigne et au nom commercial SO MEN exploités pour désigner une boutique et un fonds de commerce dans le domaine de l’habillement.
Le tribunal a retenu le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 11 septembre 2007 selon lequel « l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire (…) s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » (1).
Le tribunal, après avoir relevé que les signes SO MAN et SO MEN présentaient de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, a décidé que « l’usage de la dénomination SO MEN pour distinguer une boutique dans laquelle sont commercialisés des produits d’habillement masculin et un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter, produits désignés dans la marque de la société demanderesse, porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et services ».
Il justifie sa décision dans les termes suivants « En effet, le consommateur moyen, même en l’absence d’apposition du nom sur les produits en cause, peut associer à une origine commune les articles d’habillement pour hommes vendus dans une boutique dénommée SO MEN, et ce, commercialisés sous la marque SO MAN, le public appréhendant alors le nom de la boutique non seulement comme distinguant l’établissement ou le fonds de commerce, mais aussi comme désignant la provenance des produits qui y sont commercialisés ».
De cette décision, il convient donc de retenir que la contrefaçon de marque est caractérisée non seulement lorsqu’une marque postérieure identique ou similaire est exploitée pour des produits ou services identiques ou similaires, mais également lorsqu’un signe (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) autre qu’une marque est susceptible d’être perçu par le consommateur comme indiquant l’origine des produits ou services.
Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques
(1) CJCE 11-9-2007, Aff. C-17/06, Céline SARL c./ Céline SA, à propos de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.