Les nouvelles procédures de l’Institut national de la propriété industrielle issues de la réforme du droit des marques sont entrées en vigueur le 1er avril 2020.
La réforme entrée en vigueur le 11 décembre dernier est sans nul doute la plus importante dans le domaine de la protection et de la défense des marques depuis de nombreuses années. Elle a un impact juridique significatif pour les titulaires de marques françaises, tant en droit matériel qu’en droit procédural.
Le présent article, qui poursuit celui en date du 16 janvier 2019 (1) présente les autres principales modifications introduites par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 (2), et plus particulièrement celles ayant une incidence sur les stratégies de défense d’une marque.
A titre préliminaire, et par souci de clarté, il sera rappelé que l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 qui transpose en droit français la directive (UE) 2015/2436 d’harmonisation du droit des marques au sein des Etats membres de l’Union européenne (3), est entrée en vigueur le 11 décembre 2019. Sous réserve des dispositions transitoires visées à l’article 15 de l’ordonnance, la plupart des nouvelles dispositions sont effectives depuis le 11 décembre 2019, à l’exception notable toutefois de celles relatives aux nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance, entrées en vigueur le 1er avril 2020.
La réforme du droit des marques et les nouvelles compétences de l’INPI
La réforme du droit des marques a également pour objectif d’harmoniser les procédures d’action en nullité et en déchéance avec celles déjà en place auprès de l’EUIPO. Elle instaure donc une procédure administrative devant l’INPI, permettant de remettre en cause les marques qui ne seraient pas valables ou susceptibles de déchéance (Art. L.716-1 CPI).
Jusqu’à présent, dix tribunaux judiciaires (ex-TGI) avaient compétence exclusive pour connaitre des demandes de nullité ou de déchéance de marques françaises (Art. D. 211-6-1 Code de l’organisation judiciaire, Annexe tableau VI).
Depuis le 1er avril 2020, s’opère une répartition des compétences entre ces tribunaux et l’INPI (Art. L.716-5 CPI). l’INPI est exclusivement compétent pour connaitre des demandes formées à titre principal :
- en déchéance de marque quel que soit le motif ;
- en nullité lorsque la demande est exclusivement fondée sur un ou plusieurs motifs de nullité absolue ou sur l’existence d’un ou plusieurs droits antérieurs suivants : marque antérieure jouissant ou non d’une renommée, dénomination ou raison sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, indication géographique, nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale ou encore nom d’une entité publique.
Pour autant, cette compétence demeure une compétence d’exception de sorte que s’opère désormais une répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires, ceux-ci demeurant compétents dans les situations ne relevant pas exclusivement des cas précités.
Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialisés sont exclusivement compétents pour connaitre des actions en nullité lorsque la demande n’est pas exclusivement fondée sur l’un des motifs précités ou lorsqu’elle est fondée sur l’existence de droits d’auteur ou sur un dessin ou modèle antérieur.
Relèvent également de la compétence des tribunaux et non de l’INPI, les actions en nullité ou en déchéance formées à titre reconventionnel ou de manière connexe à une autre demande relevant de la compétence du tribunal. Enfin, les tribunaux sont encore compétents lorsque la demande est formée alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours.
Une attention particulière devra donc être portée à la détermination de l’instance compétente en fonction du dossier et des différentes demandes envisagées.
Outre la question de la compétence, se posent également les questions relatives à l’action elle-même. Procédure administrative et non judiciaire, la demande en nullité ou en déchéance devant l’INPI se caractérise notamment par :
- l’application de la règle « silence vaut rejet » prévue par l’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle qui implique que si l’INPI n’a pas statué dans le délai de trois mois suivant la fin de la phase d’instruction, la demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée (Art. L.716-1, al. 4 et R.716-8 du CPI) ;
- le règlement de redevances ;
- l’absence de justification d’un intérêt à agir (Art. L. 716-2, I du CPI) ;
- etc.
Très structurée dans son déroulement, limitée à une seule marque par demande et caractérisée par l’impossibilité d’ajouter de nouveaux moyens à la demande initiale, la procédure en nullité ou en déchéance doit permettre d’aboutir à une décision dans une délai de cinq à neuf mois selon le nombre d’échanges entre les parties, ces derniers étant, en tout état de cause, limités à trois.
A l’instar d’un jugement, la décision rendue a autorité de la chose jugée (Art. R.716-13 du CPI) et est susceptible de recours devant les cours d’appel compétentes.
L’imprescriptibilité des actions en nullité et le « nouveau » régime de la prescription de l’action en contrefaçon
L’ordonnance de transposition confirme la réforme de la prescription des actions en nullité de marque introduite par la loi Pacte (4) aux termes de laquelle, les actions en nullité de marques sont imprescriptibles (Ancien art. L.714-3-1 crée par art. 124 de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; voir nouvel article L.716-2-6 du CPI depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169), mettant un terme à la jurisprudence antérieure selon laquelle de telles actions étaient soumises au délai quinquennal de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières visées par l’article 2224 du Code civil (Cass. com. 08-06-2017, n°15-21357, arrêt « Cheval Blanc »).
Par ailleurs, si l’action en contrefaçon est toujours soumise au délai de prescription de 5 ans, les nouvelles dispositions précisent que le point de départ de ce délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Il est rappelé que jusqu’à présent, ce point de départ n’était pas précisé et qu’il était revenu aux juges de combler cette lacune. C’est ainsi qu’il avait été décidé que lorsque l’action en contrefaçon porte sur l’enregistrement de la marque adverse, le délai de prescription court à compter de la publication de l’enregistrement de la marque adverse (Cass. com. 16-02-2010, n°09-12262, L’Oréal c/ X. ; CA Paris 20-11-2015, n°14/00649, Société du Figaro c/ Entreprendre) et que lorsque l’action en contrefaçon porte sur l’exploitation de la marque adverse, le point de départ de la prescription est le dernier usage (CA Paris 17-05-2013, n°2011/22637, Moulin Rouge et Bal du Moulin Rouge c/ Les Editions Artistiques du Tertre, PIBD 2013, n°988, III-M-1346).
Le critère de l’usage dans la vie des affaires expressément visé par la loi
Depuis notamment un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mai 2011 (Cass. com. 10-5-2011, n°10-18173), rendu à la lumière de l’article 5 de la précédente directive d’harmonisation 2008/95 du 22 octobre 2008 (abrogée), les juges français conditionnent le succès d’une action en contrefaçon de marque à la quadruple démonstration que :
- (i) la reproduction ou l’imitation du signe constitutif de la marque antérieure protégée,
- (ii) pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
- (iii) est réalisée dans le cadre d’un usage dans la vie des affaires et,
- (iv) que cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque. Les notions prétoriennes d’usage dans la vie des affaires et de fonctions de la marque sont ainsi devenues les marqueurs décisifs des agissements pouvant être qualifiés de contrefaçon et exclusifs de ceux qui ne peuvent pas en relever (A titre d’exemple, un dépôt de marque n’est pas toujours considéré comme un « usage dans la vie des affaires » : TGI Paris 7-6-2018, 3e ch. 1e sect., RG 16-00463, L’Oréal Sa c/ Guinot, www.inpi.fr ; en sens contraire : Cass. com. 21-02-2012, n°11-11752).
Ce quadruple test ne figurait toutefois pas dans les textes du Code de la propriété intellectuelle. En particulier, ils ne faisaient pas référence à la notion d’usage dans la vie des affaires.
Selon les nouvelles dispositions du Code de la propriété intellectuelle, c’est dans le cadre de « l’usage dans la vie des affaires » que sont interdits et peuvent être sanctionnés la reproduction et l’imitation confusante de la marque antérieure (Art. L.713-2 du CPI ; voir également art. L.713-3 du CPI pour la marque de renommée ; voir également art. L. 716-4 du CPI).
A noter que la condition de l’atteinte aux fonctions de la marque, dont la principale est la fonction d’identification de l’origine des produits et services, ne figure pas dans les nouveaux textes, ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle a disparu.
Élargissement des actes pouvant être interdits par le titulaire d’une marque
La réforme du droit des marques renforce les droits des titulaires des marques en étendant les agissements qualifiables de contrefaçon et en lui ouvrant de nouveaux droits.
Ainsi, et dans le prolongement du fameux arrêt Céline (CJCE 11-09-2007, C-17/06, Céline SARL c/ Céline SA) l’usage du signe de la marque comme nom commercial ou dénomination sociale ou partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale (Art. L.713-3-1, 4° du CPI) est désormais expressément un acte de contrefaçon.
La réforme du droit des marques introduit par ailleurs deux nouveaux types d’actes constitutifs d’atteintes aux droits du titulaire d’une marque.
Désormais, l’introduction en France de produits en provenance de pays tiers qui transitent en France sans y être mis en libre pratique, et qui sont revêtus d’un signe identique ou quasi-identique à la marque protégée et qui proviennent de pays tiers (Art. L.713-3-2 du CPI), constitue un acte de contrefaçon. Il est ainsi mis un terme à la jurisprudence communautaire des arrêts Philipps et Nokia (CJCE 01-12-2011, affaires jointes C 446/09 et C 495/09, Philipps et Nokia), qui avait été appliquée en France (Par exemple : TGI Paris 4-6-2020 3e ch. 2e sect., n°09/00940, The Gillette Company c/ Ocean Profit Logistics, Unimasters Airs and Ocean Eurogate, www.inpi.fr).
En outre, les actes préparatoires d’une commercialisation de produits ou services, tels que l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur des conditionnements, des étiquettes, des dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel la marque peut être apposée, sont désormais susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon (Art. L.713-3-3 du CPI). Cette nouveauté permettra-t-elle de faire sanctionner à l’avenir le dépôt d’une marque, qualifié par les juges comme un acte préparatoire (TGI Paris 22-3-2018, 3e ch. 1e sect., n°17/09611, Multiburo c/ OCP Finance, www.inpi.fr), comme un acte de contrefaçon ?
Enfin, le titulaire d’une marque reproduite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire sous une forme qui « donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée » peut demander à l’éditeur qu’il indique sans délai et au plus tard lors de l’édition suivante d’un ouvrage imprimé qu’il s’agit d’une marque enregistrée (Art. L.713-3-4 du CPI). Toutefois, les nouvelles dispositions restent silencieuses sur les conséquences associées au refus ou à la lenteur d’un éditeur pour opérer la rectification demandée.
Les régimes de l’atteinte à la marque de renommée et à la marque notoire modifiés
La réforme du droit des marques revisite les régimes de l’atteinte aux marques notoires et de renommée.
Jusqu’à présent, le régime de protection de ces deux marques relevaient du même dispositif de protection par la responsabilité délictuelle combinée à des conditions spécifiques visées par la loi et précisées par la jurisprudence. Ainsi, le titulaire d’une marque française renommée, définie comme une marque enregistrée connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services visés par la marque (CJUE 14-9-2009, C-375/97, General Motors Corporation c/ Yplon SA, au sujet de l’usage de la marque Chevy ; Cass. com. 7-6-2006, n°04-16908, Ebel), pouvait engager la responsabilité civile du tiers qui reproduisait et imitait sa marque, pour des produits ou services identiques, similaires ou non (Art. L.716-5 CPI), si cette reproduction ou imitation était de nature à lui porter préjudice ou constituait une exploitation injustifiée de la marque de renommée (CJCE 23-10-2003, C-408/01, Adidas). Le même régime était applicable à la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
La réforme du droit des marques opère désormais une distinction entre ces deux types de marques.
Ainsi, la marque notoirement connue, généralement définie comme une marque non enregistrée connue d’une large fraction des milieux concernés, demeure soumise aux dispositions de l’article L.713-5 qui, dans sa nouvelle rédaction, intègre les solutions déjà dégagées par la jurisprudence (Art. L.713-5 du CPI). Ainsi, trois cas d’atteinte sont désormais envisagés :
- l’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques (double identité) ;
- l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion, ce dernier comprenant le risque d’association ;
- l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque, utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires lorsque cet usage tire indûment profit de la distinctivité ou de la notoriété de la marque, ou lui porte préjudice.
On relèvera que, pour que l’atteinte soit constituée, le texte pose désormais expressément, la double condition d’un usage, « dans la vie des affaires » ainsi que l’absence d’autorisation du titulaire de la marque. Toutefois, l’action demeure une action en responsabilité civile distincte de l’action en contrefaçon.
Tel n’est pas le cas de l’atteinte à la marque de renommée pour laquelle l’action est désormais intégrée dans le périmètre de l’action en contrefaçon par l’application combinée des articles L.713-3 et L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle.
L’action en contrefaçon d’une marque de renommée demeure toutefois spécifique par rapport à une action en contrefaçon dite « classique ». Cette protection spécifique permet de dépasser le principe de spécialité puisque l’atteinte peut être constituée, y compris lorsque les produits et services ne sont pas similaires. Cependant, son succès est soumis à la démonstration spécifique que l’usage du signe dans la vie des affaires « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice », conditions déjà visées par l’ancien article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et qui correspondent désormais au troisième cas d’atteinte à la marque notoire.
La modification de la qualification de l’action n’est pas anodine puisqu’elle permet désormais au titulaire de la marque de renommé de recourir aux dispositions propres à l’action en contrefaçon et, notamment de pouvoir solliciter une réparation forfaitaire dans les conditions fixées par le Code de la propriété intellectuelle (Art. L.716-4-10 du CPI).
Conclusion
La réforme du droit des marques introduit donc de profondes modifications conduisant les titulaires de marques à devoir réviser leurs stratégies de protection et défense de leurs marques.
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques et noms de domaines
Virginie Brunot
Lexing Propriété industrielle contentieux
(1) Voir notre Post, La réforme du droit des marques en France (1ère partie), 16 janvier 2020.
(2) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
(3) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte).
(4) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.