La reprise d’usage d’une marque inexploitée durant 5 ans peut empêcher la déchéance pour défaut d’usage sérieux.
Par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle que la reprise d’usage d’une marque inexploitée durant 5 ans est susceptible de faire obstacle à la déchéance pour défaut d’usage sérieux (1).
Les faits
La société Adidas AG est titulaire d’une marque européenne figurative représentant le dessin d’un pantalon en pointillés, comportant trois bandes parallèles sur le côté, déposée le 3 novembre 2003 sous le n°003517661.
De son côté, la société Adidas France est titulaire d’une marque française figurative représentant un carré doté de trois bandes parallèles sur le côté gauche, déposée le 29 novembre 1988 sous le numéro n°1 569 217.
Ces deux marques désignent, notamment, les vêtements et chaussures de sport en classe 25.
En 2009, les sociétés Adidas sont informées de la retenue douanière de pantalons de sport destinés à la société Promotex, susceptibles de porter atteinte à leurs droits de marque. Elles font alors procéder à une saisie réelle, puis assignent la société Promotex devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et atteinte à la renommée de leurs marques.
En première instance, le Tribunal juge la contrefaçon de marques caractérisée. Il condamne donc la société Promotex à verser la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés Adidas.
La société Promotex interjette appel et sollicite reconventionnellement la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque française n°1 569 217 à compter du 8 juin 1995, c’est-à-dire à l’expiration du délai de cinq années suivant l’enregistrement de la marque.
La Cour d’appel de Paris infirme le jugement ; d’une part, elle fait droit à la demande de la société Promotex et prononce la déchéance de la marque française n°1 569 217 à compter du 8 juin 1995 et d’autre part, elle déboute la société Adidas AG de ses demandes fondées sur la contrefaçon et l’atteinte à la renommée de sa marque. Les sociétés Adidas forment alors un pourvoi en cassation.
Principe de la déchéance pour défaut d’usage sérieux
Pour rappel, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pose le principe selon lequel «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans» .
Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Cela suppose que la marque soit effectivement utilisée sur le marché pour désigner chacun des produits ou services protégés (2).
Ce principe a un double objectif. Le premier est de lutter contre l’encombrement inutile du Registre national des marques, dans la mesure où des marques peuvent être déposées sans aucune intention d’exploitation de leur titulaire. Le second est de rendre de nouveau disponible le signe pour le tiers qui souhaiterait effectivement l’exploiter.
La déchéance pour défaut d’usage sérieux peut donc être demandée en justice par toute personne intéressée. Mais elle peut également être demandée reconventionnellement, pour se défendre dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, par exemple.
Il est donc capital, pour le titulaire d’une marque, de se ménager des preuves d’usage sérieux de sa marque avant d’engager toute action fondée sur celle-ci. A défaut, l’action a toutes les chances de se retourner contre son demandeur qui ressortira du procès avec moins de droits qu’au moment de son introduction.
Reprise d’usage avant la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux
Ceci étant, la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas automatique. D’une part, il suppose l’introduction d’une action en justice. D’autre, part, il suppose de déterminer la période de cinq ans durant laquelle la marque n’a pas été exploitée.
A cet égard en effet, si l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la déchéance prend effet à l’expiration du délai de cinq ans, il ne précise par le point de départ de ce délai.
Sur ce point, la jurisprudence est venue apporter les précisions suivantes.
Tout d’abord, si les droits sur la marque, qui s’acquièrent à compter de l’enregistrement, produisent leurs effets à compter de la date de dépôt, le délai à l’issue duquel la déchéance est encourue, court non pas à compter du dépôt mais à compter de la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Cass. com. n°09-13144 du 9-11-2010 rectifié par Cass. com. n°09-13144 du 7-6-2011).
Par ailleurs, faute pour le demandeur de circonscrire précisément cette période et la date à compter de laquelle celle-ci est demandée, la déchéance prend effet au jour de sa demande et ce, alors même qu’elle aurait pu être prononcée plus tôt (Cass. com. n°14-18434, 19-1-2016).
Enfin, le commencement ou la reprise de l’usage de la marque après une période d’inexploitation de cinq ans peut permettre au titulaire de la marque d’éviter la déchéance de ces droits comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt.
En effet, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que «l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande» .
En l’espèce, la société Promotex sollicitait reconventionnellement la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995. La période d’inexploitation à considérer fixée par la société Promotex était donc celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995.
La société Adidas France ne démontrait pas avoir effectué un usage sérieux de sa marque pendant cette période. La quasi-totalité des preuves d’usage qu’elle produisait couvraient une période postérieure à celle considérée.
La Cour d’appel de Paris a donc prononcé la déchéance de la marque française n°1 569 217 compte tenu de son absence d’exploitation durant cinq ans, sans tenir compte du fait que la société Adidas France a repris postérieurement l’usage de la marque.
La Cour de cassation rappelle que la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas encourue lorsqu’un usage sérieux de la marque a été commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance. Peu importe que la marque n’ait pas été effectivement exploitée, avant ce commencement ou cette reprise d’usage, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Or, la demande en déchéance ayant été formée, pour la première fois en appel en 2010, la Cour d’appel aurait dû tenir compte des documents produits par la société Adidas France antérieurs à la demande de déchéance, quand bien même ceux-ci étaient postérieurs au 8 juin 1995.
L’arrêt est donc cassé en ce qu’il prononce la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217.
La Cour d’appel de Paris n’aura cependant pas à se prononcer une nouvelle fois sur le sort de la marque n° 1 569 217 qui a, entre-temps, été annulée dans le cadre d’une autre procédure (3).
Notoriété et appréciation du risque de confusion
La Cour de cassation casse également l’arrêt en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Adidas sur le fondement de la contrefaçon de marques et la renommée de celles-ci, au visa des articles 9, 1° du règlement européen du 26 février 2009 et L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour d’appel avait considéré que si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d’influer sur l’appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s’il existe un tel risque de confusion entre les signes. Aussi, après avoir retenu la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, la Cour conclut à l’absence de risque de confusion pour le consommateur et partant, à l’absence de contrefaçon.
La Cour de cassation censure la solution retenant l’existence d’une similitude entre les signes, même faible, devant conduire le juge à « procéder à une appréciation globale du risque de confusion prenant en considération la notoriété de la marque antérieure ».
Appréciation de l’atteinte à la marque de renommée
Enfin, la société Adidas a déposé une demande subsidiaire fondée sur l’atteinte à la marque de renommée. Comme pour l’appréciation de la contrefaçon, la Cour rejette la demande considérant qu’en raison des faibles similitudes entre les signes en conflit, le consommateur ne sera pas amené à établir un lien entre eux.
La Cour de cassation censure la solution rendue sur ce point retenant qu’en l’absence de contestation de la renommée invoquée sur la marque, il convient de procéder à une appréciation globale de l’existence du lien susceptible d’être généré dans l’esprit du public en prenant en compte «l’intensité de la renommée (…), le degré de son caractère distinctif» ainsi que la similitude, sinon l’identité, des produits en cause.
La Cour poursuit ainsi la précision des règles d’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée entamée avec la jurisprudence MAISONS DU MONDE (4).
Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle
(1) Cass. com. n°16-10.761 du 31-1-2018
(2) Cass. com. n°11-28.596 du 29-1-2013
(3) Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 2016-13, inscription n°663 765, inpi.fr
(4) Cass. com. n°14-29.414 du 12-4-2016, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag ; Post du 28-7-2017